К вопросу о введении в гражданский оборот
при доказательстве использования товарного знака
А.Д.Кудаков, патентный поверенный, к.ф.-м.н.
(Москва)
В последнее время в Палату по патентным
спорам поступает все большее число заявлений о прекращении
правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием.
Если в 1999 г. таких заявлений подано 197, то в 2003 г. их
уже 1033. Актуальным в связи с таким лавинообразным ростом
представляется проблема сбора доказательств использования
товарного знака. При общем числе рассмотренных дел за все
время действия этого положения закона - 1069, отсутствие достаточной
практики у многих патентных поверенных становится очевидным.
Из 657 патентных поверенных (учтены данные до 2003 года включительно),
имеющих специализацию "товарные знаки", заявителей
представляло в разные годы от 387 до 530 [6]. Меньшинство
из этого числа представляло интересы владельцев товарных знаков
перед Апелляционной палатой, Высшей патентной палатой и Палатой
по патентным спорам. Всего за все время действия этого положения
Закона в Высшую патентную палату и в Палату по патентным спорам
в период до 2003 года включительно было подано 2567 заявлений
о досрочном прекращении охраны товарных знаков в связи с неиспользованием.
По ним было вынесено 1069 решений, из которых только в 307
случаях удалось, хотя бы частично, отстоять права владельца
на товарный знак, т.е. доказать его использование. Если считать,
что интересы всех владельцев по рассмотренным заявлениям представляли
патентные поверенные, получается, что на каждого поверенного
приходится чуть больше двух таких дел. Эта статистика говорит
о том, что патентные поверенные при сборе доказательств использования
товарного знака сталкиваются со значительными трудностями
(особенно, если это происходит впервые). Это тем более не
удивительно еще и по той причине, что среди патентных поверенных
всего 5,8% имеющих юридическое образование, в том числе и
второе высшее. При доказательстве же использования товарного
знака юридическое образование, которое дает необходимые навыки
при сборе доказательств, просто необходимо. В этих условиях
появление в последнее время двух постатейных комментариев
[1, 2] новой редакции закона "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"
представляется чрезвычайно актуальным. Хотелось бы, чтобы
эти комментарии стали настольными книгами не только патентных
поверенных, но и в Палате по патентным спорам. Хотя, при имеющихся
отличиях в трактовке положений ст.22 единообразия в решениях
Палаты можно ожидать только после появления методических указаний
по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой
охраны товарных знаков в связи с неиспользованием, которое
бы аргументировано переработало оба этих комментария в руководство
к действию для Палаты и патентных поверенных.
Хотелось бы остановиться на положениях
п.1 ст.22 Закона:
Использованием товарного знака считается
применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован
и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе лицензионного
договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного
знака в рекламе печатных изданиях, на официальных бланках
на вывесках при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках,
проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
Первое и основное требование закона является
применение его на товарах и (или) его упаковке - так называемое
"фактическое использование" в отличие от "номинального
использования", которое описано во второй части процитированного
положения закона. Именно это должно стать основой при сборе
информации об использовании товарного знака. Как видно из
текста статьи никаких дополнительных требований к использованию
знака не содержится.
Однако в комментарии [1] уже содержатся
указания на то, что владелец товарного знака, товар, маркированный
этим знаком, должен обязательно предложить к продаже или доказать
факт его продажи на территории России. Т.е. появляется дополнительное
требование о введении товара, маркированного знаком, в гражданский
оборот, как необходимое условие признания использования знака
его владельцем: " …Иными словами такое использование
может проявиться при: - маркировке товарным знаком произведенного
на территории России и предлагаемого к продаже товара; маркировке
товарным знаком, произведенного за рубежом и предлагаемого
к продаже в России товара;…"[1].
Действительно, если хранение и транспортировка
товара, маркированного товарным знаком с целью введения в
гражданский оборот и ввоз такого товара на территорию России
даже без цели введения в гражданский оборот признается в п.2
ст.4, на которую ссылается комментарий [1] при рассмотрении
ст.22, неправомерным использованием знака, то, предъявление
владельцу более жестких требований при доказательстве использования
знака непоследовательно.
Тем более, что в комментарии [1] п.1 ст.4
прямо говорится, что "…Использование товарного знака
может реализовываться путем маркировки товаров и/или услуг,
путем введения маркированных товаров в хозяйственный оборот,
размещения знака в деловой документации, в рекламе и т.п…".
И далее раскрывается понятие маркировки: "Маркировка
означает простановку товарного знака либо на самом товаре,
либо на его упаковке". Толкование введения в хозяйственный
оборот дается в следующем абзаце, и никак не связано с предыдущим.
П.2 ст. 4 уточняет, в каком случае использование товарного
знака будет нарушать права владельца товарного знака. Никто
не станет спорить, что маркировка товарным знаком (т.е. его
использование) остается законной, если маркированные товары
не вводятся в гражданский оборот в России - это является одним
из примеров законного (в смысле, не нарушающего Закон) использования
товарного знака лицом, не являющимся на территории России
владельцем товарного знака. Поскольку закон прямо говорит:
"Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным
использованием товарного знака) признается использование без
его разрешения в гражданском обороте на территории Российской
Федерации товарного знака…"
Т.о. в комментарии [1] признается, что
существует несколько видов использования знака помимо введения
в гражданский оборот. И, если реклама признается использованием
только в случае отсутствия фактического использования, то
маркировка товара в Законе не обусловливается выполнением
дополнительных требований, и поэтому должна признаваться использованием
товарного знака владельцем для целей ст.22 даже без введения
товара в гражданский оборот.
Об этом говориться также в публикации
г-на Джермакяна [3], где даже приготовления к использованию
знака признаются достаточными для доказательства его использования
при возбуждении процедуры досрочного прекращения охраны товарного
знака. А что есть маркировка товара, как не приготовление
к его использованию?
Комментарий [2], в этом отношении, менее
радикален: "Применение знака к одному экземпляру товара
(упаковки) само по себе не является использование товарного
знака. Но если этот экземпляр предлагается к продаже, или
изготовлена партия таких экземпляров - то это уже использование
по ст.22".
Фактически, исходя из смысла этой нормы
Закона [5], которая должна способствовать выполнению товарными
знаками одной из своих основных функций индивидуализации товаров
(ст.1) , любое применение товарного знака владельцем знака,
например, изготовление партии товаров или партии этикеток,
которое достоверно произошло до подачи заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть признано
достаточным для подтверждения использования знака его владельцем.
На коллегиях Палаты по патентным спорам
все более часто, за последнее время, звучит вопрос - а где
же здесь введение в гражданский оборот? Представляется, что
причина этого в недостаточно проработанных положениях статьи
22 Закона, которые, к тому же, не вполне однозначно толкуются
комментариями к Закону.
Подтверждением использования является,
в первую очередь, маркировка товара, а не свершившийся процесс
передачи права на эти товары, что можно признать справедливым
только для "исчерпания прав владельца на товарный знак".
Хотя и в этом вопросе до введения последней редакции Закона
территориального принципа исчерпания прав были аргументированные
сомнения [4].
Возможно, настоящая статья приведет к
уточнению Закона, который введет территориальный принцип использования
знака через введение товара в гражданский оборот. До того
же пока этого не произошло, подобные коллизии будут случаться
вновь и вновь.
Конечно, судебная практика, которая будет
расти вместе с ростом числа рассмотренных Палатой по патентным
спорам дел о прекращении охраны, приведет к выработке единообразного
подхода к этой проблеме, но на это могут уйти годы, и платой
за это будут многочисленные частные несправедливости, которые,
зачастую, так больно и неожиданно ударяют законопослушного
владельца товарного знака, вся вина которого заключается только
в недостаточной проработке положений Закона.
[1] А.Д.Корчагин, В.В.Орлова, С.А.Горленко.
Правовой комментарий к Закону Российской федерации «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров", "ИС. Документы и комментарии» 2004,
№2-3, с.2 - 152.
[2] Э.П.Гаврилов, Е.А.Данилина. Комментарий к Закону
РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров», М., Изд-во «Экзамен», 2004,
320 с.
[3] В. Джермакян. Приготовления к использованию изобретений
и товарных знаков: правовые последствия, «ИС. Промышленная
собственность», 2004, №11, с.16 - 24.
[4] А.Д.Кудаков. Кто прав в вопросе об исчерпании
прав? -ПЛ, 2003, № 3, стр. 25.
[5] Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров», М., 2003, 20
с.
[6] Отчеты Роспатента за 2000-2003 г.г.
|
поиск знака
Объявления 
Наши партнеры